Товарный знак нужно использовать, иначе можно его потерять.

Досрочному прекращению охраны товарного знака посвящена ст. 1486 Гражданского кодекса РФ.

Если Вы не используете свой товарный знак в отношении какого-либо товара из перечня товарного знака непрерывно в течение трех лет – его охрана может быть прекращена для этого товара по решению суда.

Пример:

Предположим, что Ваш товарный знак зарегистрирован 20.02.2023 для колбас, творога, кофе и рыбных консервов.

Наступило 20.02.2026. Все эти три года Вы использовали товарный знак только для колбас.

Другое лицо (по закону – Заинтересованное лицо) знает об этом (или предполагает), при этом оно заинтересовано в использовании такого же знака или похожего на него (сходного) для товара «кофе».

Согласно закону Заинтересованное лицо должно направить Вам письменное предложение, предложив 2 варианта:

- чтобы Вы направили в Роспатент заявление об отказе от права на товарный знак

либо

- чтобы Вы продали этому лицу товарный знак для товара «кофе».

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения (обратите внимание – не получения Вами, а направления Вам) Вы не отказываетесь от права на товарный знак либо не продаете его Заинтересованному лицу - в течение 30 дней оно вправе обратиться в суд.

Если Вы начинаете использовать товарный знак после получения указанного предложения – это использование в суде не учитывается, знак должен использоваться за три года до направления указанного предложения. Например, предложение направлено Вам 02.03.2024, значит Вам нужно доказать использование товарного знака за период с 02.03.2021 по 01.03.2024.

Если дело доходит до суда, то:

- Заинтересованное лицо (подавшее иск) – должно доказать заинтересованность в использовании Вашего товарного знака или своего обозначения похожего (сходного) на Ваш товарный знак в отношении идентичных/однородных услуг.

- Вы, как правообладатель, должны доказать реальное (а не мнимое) использование Вашего товарного знака для спорного товара (в нашем случае «кофе»).

Что такое реальное использование товарного знака?

Во-первых - это означает, что товар с товарным знаком должен быть введен в гражданский оборот, услуга реально оказываться, иначе говоря, они должны быть доведены до конечного потребителя. Упрощая - банка кофе с товарным знаком должна стоять на прилавке магазина/продаваться через маркетплейс. Использование товарного знака на бланках Вашей компании, в её печати и т.п. – не достаточно для подтверждения использования.

Во-вторых – важен объем использования товарного знака. Это вопрос индивидуальный и зависит от вида, характера товара, услуги. Например, кофе, колбаса - товар широкого, массового потребления. Поэтому производство, продажа за 3 года 1000 банок кофе ли 100 батонов колбасы – с большой долей вероятности может быть признано судом мнимым использованием.

Некоторые правообладатели специально заказывают раз в год небольшие партии товара со своим товарным знаком (для товара, в отношении которого знак ими не используется). При этом они полагают, что такие партии, но «появляющиеся» в обороте периодически, помогут подтвердить использование. Однако, в действительности это очень спорный путь и неизвестно, как это расценит суд.

Второй важный аспект – для сохранения охраны товарный знак должен использоваться в том виде, как он зарегистрирован. При этом допускается изменение отдельных элементов товарного знака, как указано в Законе «не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

Данный вопрос очень индивидуален и разрешается судом непосредственно в каждом деле и зависит во многом от усмотрения суда.

Можно, однако, указать на две ситуации, по которым суды высказывались неоднократно:

1. Использование в латинице товарного знака зарегистрированного в кириллице (и наоборот) не подтверждает его использование дело № СИП: EVOLUTION – ЭВОЛЮШН, дело № СИП-: GORYNYCH - ГОРЫНЫЧ

2. Использование только одного из нескольких значимых элементов комбинированного товарного знака (слово + изображение) не подтверждает его использование.

Основываясь на изложенном, я всегда рекомендую:

- регистрировать как товарный знак именно то обозначение, которое реально используется, а словесные обозначения лучше регистрировать и в кириллице и латинице.

- регистрировать товарный знак для тех товаров и услуг, в отношении которых Вы его реально планируете использовать.

Иногда правообладатели спрашивают: товарный знак для этих товаров мне не нужен, могу ли я ничего не делать – не отвечать на предложение, не идти в суд?

Короткий ответ: можете.

Правильный: так поступать не стоит.

Помните, что даже если товарный знак Вам не нужен, но Заинтересованное лицо выиграет в суде – на Вас будут возложены судебные расходы (услуги юристов истца, госпошлина – в 2023 г. 6000 руб.).

Поэтому лучше вступить в переговоры:

- Вы можете отказаться от права на товарный знак за вознаграждение от Заинтересованного лица - просто направив заявление в Роспатент, это бесплатно для Вас, пошлина не уплачивается;

- Вы можете продать товарный знак в части интересующих Заинтересованное лицо товаров (частичная уступка).

Разумеется, тут нужно думать о Ваших интересах: продавать товарный знак для однородных товаров – нецелесообразно, потому что может возникнуть ситуация, когда потребители будут путать товары.

Например, колбаса и кофе, формально могут быть признаны однородными (пищевая продукция), но в реальности потребители вряд ли подумают, что колбаса «Весельчак» и кофе «Весельчак» производятся одной и той же компанией, при том, что дизайн этикеток будет отличаться. А вот если Вы используете товарный знак для творога, а третье лицо хочет использовать его для ряженки – смешение возможно.

- Вы можете исключить из регистрации своего товарного знака товары, интересующие Заинтересованное лицо. Делается это путём направления в Роспатент заявления о сокращении перечня товаров, пошлина в 2023 г. – 3360 рублей.

- если Заинтересованное лицо хочет использовать обозначение не тождественное Вашему, а похожее (сходное) «Музыка сна» — «Мелодия сна», Вы можете предложить выдать за вознаграждение письмо-согласие на регистрацию обозначения Заинтересованного лица в качестве его товарного знака.

- возможно, Вы даже станете партнерами: например Заинтересованное лицо подает заявку на свой сходный с Вашим товарный знак, а на период рассмотрения его заявки вы с ним заключаете лицензионный договор на Ваш товарный знак.

Правообладателю очень важно помнить, что в случае судебного спора о неиспользовании именно ему нужно доказать использование товарного знака.

Тут выделим два главных момента:

- товарный знак должен быть размещен на товарах (их упаковке) или непосредственно использоваться при оказании услуг (например - вывеска с товарным знаком салона красоты),

- доказательства должны показывать (доказывать) использование товарного знака в спорный период (три года назад от даты, когда Заинтересованное лицо направило Вам свое предложение).

Доказательства использования:

- товаросопроводительные документы, в которых указан вид товара и товарный знак (например: - карамель «добрый пират»);

- образцы продукции в упаковке, таре и т.п. с указанной на них датой изготовления;

- договоры поставки с указанием товара (опять же «карамель «веселый пират») и подтверждением оплаты по таким договорам;

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака из-за его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Необходимо иметь ввиду, что «неуспех» в бизнесе, отсутствие покупательского спроса на товары, заказов, а также банкротство – не является «оправданием» неиспользования товарного знака.

Также при покупке (отчуждении права) товарного знака очень важно помнить, что покупатель (новый правообладатель) несёт риск неиспользования товарного знака прежним правообладателем. Трехгодичный срок неиспользования товарного знака не прерывается при его продаже. Несмотря на то, что новый правообладатель, конечно не мог влиять на (не)использование товарного знака прежним правообладателем он тем не менее несет риск такого неиспользования.

Таким образом, Важно помнить:

- целесообразно регистрировать товарный знак в том виде и для тех товаров и услуг, как Вы действительно его используете или собираетесь использовать в перспективе;

- использование товарного знака должно быть реальным, а не мнимым, «реальность» использования зависит от вида товара и услуги;

- нужно хранить «правильные» доказательства использования Вашего товарного знака;

- необходимо следить за актуальностью сведений о ваших адресах в Государственном реестре товарных знаков, чтобы получить предложение Заинтересованного лица;

- лучше пытаться договориться до суда;

- приобретая чужой товарный знак важно помнить, что Вы приобретаете и риск, что он не использовался и его охрана может быть прекращена.